El pasado 1 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales y actualmente se encuentra en tramitación para ser aprobado. Su posible publicación supondría llenar un vacío normativo existente en torno a esta figura, sobre la que tan solo existe alguna referencia aislada en nuestro ordenamiento.

Como en tantas otras ocasiones, la Ley viene impulsada por la necesidad de transponer una Directiva Europea, la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Antes de la promulgación de tal Directiva, el mayor esfuerzo para establecer unos principios comunes se había realizado en el seno de Organización Mundial del Comercio, mediante el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados «ADPIC»). Todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la propia Unión, están vinculados por dicho acuerdo, que fue aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994. Los Acuerdos ADPIC contienen una definición de secreto empresarial, así como medidas concretas para su protección. Los Acuerdos han sido tomados como punto de partida por la propia Directiva y así se indica en su Exposición de Motivos, buscando armonizar las diferencias de protección y regulación que existían en los países de la Unión a pesar de los Acuerdos ADPIC.

La motivación de esta respuesta normativa es proteger y regularizar la utilización de los secretos, con el fin último de fomentar la innovación. Las empresas, así como los organismos públicos de investigación, invierten en la obtención, desarrollo y aplicación de conocimientos técnicos e información. Esta inversión en la generación y aplicación del capital intelectual es un factor determinante para su competitividad y rendimiento asociado a la innovación en el mercado y para la rentabilidad de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente a la investigación, al menos en las empresas.

Éstas utilizan diferentes fórmulas para hacer suyos los resultados de su investigación. Una de ellas es recurrir a los derechos de propiedad industrial, como las patentes. Otra consiste en proteger el acceso a los conocimientos valiosos para la entidad y que no son conocidos, y que se quieren mantener como confidenciales y explotarlos; conocimientos que proporcionan a la empresa o al organismo de investigación una ventaja competitiva.  Esta información y conocimientos son los secretos empresariales. Ante la ausencia de regulación en torno a ellos, es necesario que exista un régimen jurídico que salvaguarde los derechos de sus titulares, pues están expuestos a prácticas desleales que buscan apropiarse indebidamente de sus secretos, siendo desposeídos de tal ventaja competitiva e impidiéndoles aprovechar las ventajas que les puedan reportar tales conocimientos o información, y como consecuencia, desincentivando la innovación. El mismo Proyecto, en su artículo 1 establece que su objeto es la protección de los secretos empresariales.

En primer lugar, es necesario precisar el propio término: El Proyecto de ley habla de secretos empresariales, término que abarca informaciones reservadas relativas tanto a conocimientos técnicos y científicos, como a datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado. En el primer caso hablamos de secretos industriales y en el segundo de secretos comerciales. Tanto la Directiva (que en su traducción al español utiliza el término “secretos comerciales”, que como hemos señalado son los relativos a estrategias de mercado y similares, aunque en realidad está haciendo referencia al término amplio de secretos empresariales), como el Proyecto otorgan más preponderancia a los secretos industriales, que son los orientados a la innovación. Por ello, este artículo va a orientarse a los secretos industriales.

El Proyecto define los secretos empresariales en su artículo 1:

“A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto”

Estos son los elementos básicos para definir los secretos industriales.  

El primero de ellos es su carácter no público o no accesible. La naturaleza del descubrimiento técnico implica su carácter innovador, y por ello, escapa al conocimiento de otros, no es fácilmente alcanzable por los sujetos que estén relacionados con ese campo de conocimiento. Por ello, se dice que no es conocido, no está al fácil alcance de los competidores.

El segundo se refiere al valor empresarial, valor que se traduce en una ventaja competitiva para la empresa con respecto a sus competidores, pues la tecnología, el plan de negocio, o lo que sea que constituya su objeto, otorga a la entidad una posición ventajosa en su mercado. Por ejemplo, una empresa que ha desarrollado una fórmula para producir a mucho menor coste un compuesto, ostenta una ventaja respecto a sus competidores que le sitúa en una posición superior.

El último de ellos habla de que ha de ser objeto de medidas para mantenerlo en secreto por parte de su titular.  Debe existir una conducta activa por parte de los titulares para salvaguardar el secreto. Habla el artículo de “medidas razonables”, estas medidas pueden ser de diversa índole: restringir el número de personas que tienen acceso a la información reservada al mínimo necesario, establecer protocolos de acceso a la misma, la supervisión de su utilización… en definitiva distintas formas de proteger tal información. Vemos como se pone de manifiesto que la confidencialidad es un elemento clave. Toda la práctica y regulación del secreto, como vamos a ver, gira en torno a la obligación de confidencialidad… constituye el aspecto fundamental de su utilización.  

Ante la disyuntiva que puede darse de proteger una tecnología mediante patentes o secreto industrial, en ocasiones al titular (hay que señalar que “titular” según el artículo 1.2 del Proyecto es “es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo”), le puede interesar más proteger mediante secreto, pues como decimos, lo fundamental reside en establecer solventes medidas  de confidencialidad y no es necesario pasar por las tasas y los registros de las patentes. Es especialmente útil en casos en los cuales el avance técnico es difícilmente alcanzable por otro competidor a corto plazo, por ejemplo, por ser muy innovador o por contar la entidad con medios superiores. La entidad puede mantener su posición mientras se cumplan con ciertas medidas por su parte y por los terceros que se relacionen con él en torno a ese secreto. Puede comercializar o explotar el producto que se sirva de tal innovación o licenciar el propio secreto a cambio de un precio pagado por otra empresa, pues como veremos así lo permite la ley. Además, en caso de ser difícilmente alcanzable, puede mantenerse como desconocido por otros por tiempo indefinido, mientras que las solicitudes de patentes son públicas a los 18 meses.

Por otro lado, de esta configuración de los secretos empresariales, se aprecia que no cualquier información o innovación puede ser objeto de protección, sino únicamente la que sea de cierta entidad e importancia. No se incluye la información de poca importancia, así como la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional y la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión. Únicamente información relevante y especial para la entidad.

El texto del Proyecto, después de definir su objeto, en sus artículos 2 y 3, distingue entre obtención lícita e ilícita del secreto, respectivamente.

El artículo 2 enumera los casos en que se entiende obtenida, utilizada o revelada lícitamente la información relativa al secreto:

• Por el descubrimiento o la creación independientes.
• Ingeniería inversa de un producto que se encuentra lícitamente en el poder del obtentor.
• Mediante el ejercicio del derecho de los trabajadores a ser consultados e informados.
• Cualquier otra actuación que resulte conforme a las prácticas comerciales leales, incluidas la cesión o licencia del secreto.
• Cuando el derecho europeo o español lo permita o exija.
• En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación.
• Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial.
• Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el derecho europeo o español.  Señala el Proyecto como ejemplo concreto que la información sea exigida por autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de sus funciones.

Así pues, se entiende que en todos estos casos no hay infracción, y no opera la protección que ofrece esta Ley. Mención especial requiere la ingeniería inversa, que según la exposición de motivos de la Directiva ha de ponerse en relación con las normas de competencia desleal de los Estados. En España, la Ley 3/1991, en su artículo 11, establece que son desleales las prácticas que comporten un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Y la nueva Ley de Secretos Empresariales (Disposición final primera), de ser aprobada, modificaría el art. 13 de la LCD que quedaría como sigue: “Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales.”

Por su parte, el artículo 3 detalla las conductas que se consideran ilícitas:

• La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular mediante: “a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.”
• Su utilización o revelación “cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.”
• La obtención, utilización o revelación “la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior.”
• “La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2.”

Ante estas acciones, la Ley protege a los titulares de los secretos en su capítulo IV frente a los infractores (según el art. 8 “toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación de los enunciados en el artículo 3”), mediante una serie de acciones civiles enunciadas en el artículo 9:

1. 1. Declaración de la violación del secreto
   2. Cesación o prohibición de los actos de violación del secreto
   3. Prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o importarlas, exportarlas o almacenarlas con dichos fines
   4. Aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado.
   5. Remoción y entrega al demandante de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos o cualesquiera otros soportes que contengan el secreto, y en su caso, su destrucción total o parcial.
   6. Atribución de la propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso su valor puede imputarse a la indemnización de daños y perjuicios.
   7. La indemnización de daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto.
   8. La publicación o difusión de la sentencia, preservando el deber de confidencialidad.

Para acordar las medidas, según el apartado 3 de este artículo, se tendrán en cuenta diversas circunstancias, como entre otras, el valor del secreto empresarial en cuestión, las medidas adoptadas para su protección, los intereses legítimos de terceros o la probabilidad de que el infractor persista en su conducta.

Las medidas de cesación y prohibición dejarán de tener efecto, a instancia de parte, cuando la información deje de constituir secreto por causas no atribuibles al infractor (apartado 5).

Se puede demandar también a un tercero adquiriente de buena de fe, quien podrá solicitar que se sustituyan las medidas del apartado 1 por una indemnización pecuniaria, que no podrá exceder del importe que se hubiera tenido pagar al titular por la concesión de una licencia (apartado 7)

El artículo 10 da los criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios: se señala que se tendrá en cuenta el daño emergente, el lucro cesante, el enriquecimiento injusto, así como también se podrá valorar el daño moral o los gastos de investigación para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción. Además, establece el criterio al que antes nos referíamos del posible precio de una licencia le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido, como forma alternativa de cálculo.

En el Capítulo V, establece una serie de normas procesales.

Destaca el contenido del artículo 15, que establece que las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales hayan declarado confidencial. Esta prohibición estará vigente incluso tras la conclusión del procedimiento, salvo que deje de ser secreto. El artículo enumera medidas concretas (a modo de ejemplo) para salvaguardar la confidencialidad, como restringir el acceso a las vistas, restringir el acceso a los documentos u objetos que constituyan el secreto, o también la posibilidad de publicar una versión de la resolución judicial ocultando los detalles confidenciales.  

Para contrarrestar las facultades de las que dispone el demandante, el artículo 16 posibilita imponerle una multa si ha ejercitado la acción de forma abusiva o de mala fe.

Se incluye también la aplicación de diligencias de comprobación de hechos conforme a la Ley de Patentes (art. 17), medidas de acceso de fuentes de prueba (art. 18) y medidas de aseguramiento de la prueba (art. 19). Estos 2 últimos artículos se remiten a la LEC.

En la Sección 3ª de este capítulo V, regula las medidas cautelares, que se regirán por lo que establece la Ley, y en lo no establecido por ésta, por lo dispuesto en el Capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes y en el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

Establece posibles medidas en el art. 21, así como los presupuestos que se tienen en cuenta para concederlas. El régimen, en definitiva, es similar al de la la LEC, posibilitando al demandado solicitar la caución sustitutoria de los arts. 746 y 747 de la LEC, salvo que las medidas cautelares estén dirigidas a evitar la revelación de los secretos. También se aplica el artículo 728.3 de la LEC relativo a la caución que el demandante debe prestar por si no son estimadas las pretensiones del demandante.

Este régimen de protección proporciona al titular una protección eficaz y proporcionada ante el posible perjuicio que supondría el apoderamiento ilícito del secreto. En caso de aprobarse la Ley, constituirá la vía civil de protección, pero hay que señalar que para los casos más graves ya existía una vía penal, ya existente con anterioridad, regulada en los artículos 278 a 280 del Código Penal.

Por último, es de destacar que el Proyecto de Ley permite considerar a los secretos como objeto de derecho de propiedad.

En la práctica, las empresas y organismos ya vienen tratando los secretos como un activo más, firmando contratos de licencia o cesión sobre los mismos, o bien explotándolos por sí mismos en el caso de las empresas, y como consecuencia, obteniendo por ellos un rendimiento económico o utilizándolos en las actividades de su entidad. Por lo tanto, como hemos señalado, se configuran como una alternativa a las patentes para proteger los resultados de la investigación.

El Proyecto de Ley los declara transmisibles, e indica también que se les aplica lo relativo a los contratos de transferencia de tecnología del artículo 101.3 del TFUE (art. 4 del Proyecto). También establece en su artículo 5 que puede haber cotitularidad sobre el secreto, trasladando la posibilidad que respecto a las patentes existe en el artículo 80.1 de la Ley de Patentes: que uno de los cotitulares puede explotarlo por sí solo sin consentimiento de los demás, sólo con previa notificación al/los otro/s cotitular/es. La cesión o concesión de licencia sin embargo requieren el consentimiento de todos. Y por supuesto, el artículo 6 regula la concesión de licencias, con una regulación en la que, como es habitual, prima la libertad de pactos, y en la que se presume que las licencias son no exclusivas salvo pacto en contrario, no se permite sublicenciar ni ceder al licenciatario (también salvo pacto en contrario), y se impone al mismo la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto.

Como conclusión, vemos que si definitivamente se acaba de aprobar esta Ley, se conseguirá un marco normativo que dé cierta seguridad jurídica: por un lado, delimitando claramente lo que se entiende por secreto industrial y comercial; y por otro, reforzando la posición de sus titulares, facilitando el tráfico de estos activos e incentivando su utilización, utilización, que como hemos dicho, ya está presente en la práctica, pero que se vería beneficiada por la aprobación de esta Ley.

Categorías:Derecho Civil, Derecho mercantil, Propiedad Industrial / Intelectual, Protección de datos/ Derecho de las TICs

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